Due Diligence интеллектуальной собственности предприятия

Дью дилидженс будет полезен не только в случаях приобретения интеллектуальной собственности (далее – ИС), слияния и поглощения компаний, подготовки к инвестиционным проектам, но также поможет убедиться в эффективности созданной на предприятии системы управления ИС. Кроме того, IP Due Diligence может стать основой формирования на предприятии прозрачного портфеля ИС и стимулировать его поддержание в дальнейшем. 

Какие активы мы называем интеллектуальной собственностью

Перечень объектов ИС устанавливается нормами права. Правовое регулирование ИС состоит из национального законодательства той или иной юрисдикции и норм международного права. Нормы международного права содержатся, например, в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (авторские права), Международной конвенции по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций (смежные права), Парижской конвенции по охране промышленной собственности (патентные права и права на средства индивидуализации), а также в ряде других международных конвенций и соглашений.

Национальное регулирование ИС в Российской Федерации состоит из части 4 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). ГК РФ предусматривает следующий перечень объектов ИС:

1. Объекты авторских и смежных прав:

• программы для ЭВМ,
• базы данных,
• тексты,
• графика,
• фотографии,
• дизайн,
• аудиовизуальные произведения и т.п. (главы 70 и 71 ГК РФ).

2.  Объекты патентного права:

• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы (глава 72 ГК РФ).

3. Средства индивидуализации товаров и услуг:

• товарные знаки (знаки обслуживания);
• наименования места происхождения товара;
• фирменные наименования;
• коммерческие обозначения (глава 76 ГК РФ).

4. Нетрадиционные объекты:

• селекционные достижения (глава 73 ГК РФ),
• топологии интегральных микросхем (глава 74 ГК РФ),
• секреты производства - ноу-хау (глава 75 ГК РФ).

Что входит в предмет Due Diligence интеллектуальной собственности

В целях получения наиболее полной информации о качестве портфеля ИС предприятия в рамках due diligence необходимо проверить все, что прямо или косвенно связано с такими объектами, а именно:

1. Документы, подтверждающие регистрацию прав на ИС (патенты и свидетельства);
2. Договоры – основания приобретения прав на ИС или их обременений (лицензионные договоры, договоры об отчуждении прав, договоры франчайзинга или коммерческой концессии, авторские договоры, договоры залога прав);
3. Иные договоры, связанные с ИС (договоры на депонирование, соглашения о конфиденциальности, трудовые договоры, инвестиционные договоры, договоры на доменные имена, договоры подряда на создание ИС и т.п.);
4. Локальные нормативные акты предприятия, связанные с ИС (положения, регламенты, инструкции, приказы и т.п.);
5. Медиативные, судебные или арбитражные решения по поводу ИС, мировые соглашения, документы по исполнительному производству;
6. Документы, подтверждающие включение ИС в различные реестры (Таможенный реестр объектов ИС, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);
7. Иные документы (рефераты, листинги с исходным кодом, иные описания объектов интеллектуальной собственности, переписка с Роспатентом или иными регистраторами, переписка с WIPO или иными организациями, связанными с защитой ИС и т.п.).

Цели и задачи IP Due Diligence

IP Due Diligence – это анализ объектов ИС, находящихся в собственности предприятия или используемых на правах лицензии. Очевидно, что IP Due Diligence можно проводить под определенную цель (приобретение/продажа активов или предприятия, инвестиционный проект), либо в собственных интересах предприятия. При этом частота IP Due Diligence в собственных интересах может варьироваться в зависимости от характера деятельности предприятия и его потребностей. Особенно важна такая проверка для IT-компаний, интернет-компаний, инновационных и наукоемких предприятий, промышленных предприятий, производственных компаний в области авторских прав (кино-студии, звукозаписывающие компании, издательства, рекламные агентства, средства массовой информации, библиотеки) и т.п. Любая компания, которая развивает свой бренд на основе товарного знака или знака обслуживания, фирменного наименования, оригинальной упаковки или дизайна продукта, собственного программного обеспечения, с использованием своего сайта, должна позаботиться о защите исключительных прав на ИС.

В целях грамотного позиционирования предприятия в отношениях с третьими лицами по поводу ИС руководитель (собственник) предприятия всегда должен иметь доступ к актуальной и объективной информации:

• о качестве и количестве ИС предприятия и о ее использовании;
• процессах, связанных с созданием ИС; о степени защиты прав на ИС;
• соответствующих сделках, обременениях, а также нарушениях (потенциальных нарушениях) прав на ИС;
• денежной оценке ИС, ее сертификации, включении в реестры и т.п.

Также руководитель (собственник) должен быть уверен в том, что на предприятии выявлены все объекты ИС, которые не используются, и содержание которых влечет ненужные расходы. От таких «ненужных» объектов лучше избавиться.

По поводу активов третьей стороны, которые предприятие планирует приобретать или получить на них лицензии, руководителю (собственнику приобретателя) следует принять во внимание тот факт, что прежний собственник может оказаться недобросовестным. Например, уже на момент совершения сделки он может планировать возврат ИС путем судебных разбирательств, что повлечет за собой причинение ущерба компании-приобретателю. Для того чтобы избежать подобной ситуации, важно не только проверить «чистоту» приобретаемого объекта, юридически грамотно оформить сделку и зарегистрировать право (если это предусмотрено законом), но также обеспечить использование приобретенной ИС по назначению. Почему это важно? Действующее законодательство устанавливает способы изъятия права, если правообладатель не использует ИС в своей предпринимательской деятельности.

Например, статья 1239 ГК РФ предусматривает возможность оформления принудительной лицензии на исключительное право в судебном порядке по требованию заинтересованного лица, если такой объект недостаточно используется правообладателем в течение определенного периода без уважительных причин. Период определяется законом. Например, для изобретения – это 4 года со дня выдачи патента, а для полезной модели – 3 года. При этом закон прямо запрещает принудительную лицензию в отношении секретного изобретения (п.4. ст.1405 ГК РФ). Согласно статьям 3162, 1423 ГК РФ суд может присудить принудительную лицензию в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения. В своем решении о присуждении принудительной лицензии суд установит лицензионные условия, в частности, сумму лицензионного вознаграждения. Суммарный размер платежей за такую лицензию не может быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В отношении товарного знака законом предусмотрена еще более жесткая процедура – лишение права в случае неиспользования правообладателем товарного знака (ст.ст. 1486, 1514 ГК РФ). Суд может вынести решение о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 3 лет после его государственной регистрации. При решении данного вопроса суд может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Аналогичный порядок изъятия права предусмотрен в законодательстве и других юрисдикций.

Закон также устанавливает срок охраны прав на объекты ИС. Поэтому недостаточно зарегистрировать товарный знак или изобретение и использовать их по назначению. Нужно также следить за сроком действия права на такой объект и своевременно его продлить, если закон это позволяет. Например, срок действия исключительного права на селекционное достижение – 30 лет (ст.1424 ГК РФ); на изобретение – 20 лет, на полезную модель - 10 лет, на промышленный образец - 5 лет (ст.1363 ГК РФ); на топологию – 10 лет (ст.1457 ГК РФ); на товарный знак – 10 лет (ст.1491 ГК РФ).

Проверка локальных нормативных актов предприятия, а также трудовых договоров сотрудников, в должностные обязанности которых входит создание объектов ИС (написание исходных кодов программы для ЭВМ, создание дизайна, графики иных элементов сайта, написание статьи и т.п.), имеет значение для оценки уровня защиты прав предприятия. Согласно статье 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. При этом если работодатель в течение 3 лет не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.

Очевидно, что сегодня любое предприятие, так или иначе, использует или создает объекты ИС в своей предпринимательской деятельности. Приведенные примеры показывают, насколько важно понимать правовую природу ИС, знать требования закона в отношении ИС, грамотно проводить процедуры выявления и оценки ИС, использовать любые законные средства защиты прав на ИС.

IP Due Diligence позволит руководителю (собственнику) предприятия убедиться в том, что система управления интеллектуальной собственностью предприятия работает «как часы». IP Due Diligence обнаружит любые недостатки системы и поможет своевременно их устранить. Все это положительно повлияет на имидж предприятия с точки зрения инвестора (иного контрагента) и ускорит совершение сделки.  

Вам также может быть интересно:

Трудовой Due Diligence или кадровый аудит: в чем разница